Warunki zachowania ochrony patentowej

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, ochrona patentowa nie jest bezterminowa a patent może ulec wygaśnięciu. Art. 90 ust. 1 p.w.p. zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie patentu, są to:

• upływ okresu, na który został udzielony,
• zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie,
• nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
• trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Uzupełnieniem jest ust. 2 tego artykułu, zgodnie z którym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Urząd Patentowy wydaje decyzje stwierdzające wygaśnięcie patentu.

Obowiązek uiszczenia opłaty okresowej

Regulacja dotycząca terminu do uiszczenia opłaty została opisana w art. 224 p.w.p. Ustęp 1 wskazuje, że termin  opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub odpowiednio prawa z rejestracji, wynosi trzy miesiące od daty doręczenia wezwania.

Jednocześnie zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte okresy ochrony lub opłatę wymaganą do przedłużenia ochrony na okresy rozpoczęte przed tym terminem.

Co bardzo istotne opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane z góry (z zastrzeżeniem ust. 1) nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony (art. 224 ust. 2).

Jednak z punktu widzenia dzisiejszego artykułu, kluczowym przepisem jest ust. 3. Zgodnie z jego brzmieniem, opłaty, o których mowa w ust. 2, można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu określonego w ust. 2, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Termin ten – zgodnie z treścią regulacji – nie podlega przywróceniu.

NSA o art. 224 ust. 5 p.w.p.

W tej kwestii ciekawe orzeczenie wydał 15 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie o sygn. akt II GSK 1019/17 uznał on, że stwierdzenie wywiązania się przez uprawnionego z warunków określonych art. 224 ust. 4 p.w.p., tzn. uregulowanie opłaty należnej wraz z opłatą dodatkową w terminie przewidzianym przepisem powoduje, że Urząd Patentowy traci podstawę do działania na zasadzie art. 90 ust. 2 p.w.p.

W efekcie: „uprawniony zachowuje ochronę patentową”.

Podsumowanie

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na ostatnią nowelizację p.w.p. dokonaną ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2019.501). Nowelizacja uzupełniła i doprecyzowała art. 224 p.w.p.

Od 16 marca 2019 r. obowiązuje art. 224 ust. 21 p.w.p. obligujący Urząd Patentowy do informowania uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony. Ma to nastąpić nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Nowelizacja zwiększa zakres obowiązków Urzędu Patentowego, jednocześnie minimalizując szanse na zapomnienie przez uprawnionego z patentu o opłacie okresowej.